신풍 ‘디발탄’ 상표권 특허분쟁 승소

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특허심판원 “품목허가중 불사용 귀책사유 아닌 법률의한 규제”

구득실 기자 kds01439@bokuennews.com / 2012.10.02 09:52:09

최근 신풍제약이 항고혈압제 ‘디발탄(Divaltan)’에 대한 상표권 특허분쟁 소송에서 승소했다.

특허심판원 제1부(심판장 김태만)에 따르면 다국적사인 노바티스가 신풍제약 항고혈압제의 상표권인 ‘디발탄(Divaltan)’에 대해 제기한 상표 ‘불사용 취소’ 건과 관련해 의약품은 식품의약품안전청의 품목허가를 받기 전에는 정상적인 거래가 불가능하다며, 식약청 품목허가 진행으로 말미암아 상표를 사용하지 못한 것은 상표권 취소사유가 될 수 없다고 심결했다.

신풍제약의 ‘디발탄’ 상표는 2008년 9월2일 등록됐으나, 이후 심판 청구일까지 3년 동안 식약청의 품목허가 절차가 완료되지 않아 상표를 사용할 수 없었다.

이에 대해 노바티스 측은 3년이나 연속해서 등록된 상표를 사용하지 않는 것은 좋은 상표를 선점하고 정당한 이유없이 사용하지 않음으로써 진정한 사용의사를 가진 자들의 상표 선택권을 가로막는 행위라며, 상표권이 취소돼야 한다고 주장해 상표권에 대한 ‘불사용 취소 심판’을 청구했다.

그러나 심결에서는 신풍제약이 위 상표의 등록 이후 식약청으로부터 품목허가 절차를 진행하느라 상표를 사용하지 못한 것은 ‘법률에 의한 규제’에 의해 상표를 사용하지 못한 것으로 신풍제약의 귀책사유가 아니라며, 상표 불사용에 정당한 이유가 인정되지 않는다고 판결했다.

이번 심결에 대해 안소영 변리사는 “식약청의 품목허가 절차로 말미암아 상표권을 사용하지 못하는 것은 ‘법률에 의한 규제’에 해당해 상표 불사용의 정당한 이유가 된다는 최초의 심결이다.

지금까지 식약청 품목허가 절차가 상표 불사용의 정당한 이유가 된다는 심판결례가 없었으므로, 상표등록을 받고도 식약청의 허가진행으로 상표를 사용하지 못하는 경우 불사용을 면하기 위하여 부득이 상표를 재출원했는데 이번 심결로 향후 그러한 불합리함이 해결된 것”이라고 말했다.

안 변리사는 “오리지널사와 제네릭사의 특허분쟁은 주로 오리지널사의 후속특허에 대한 무효심판과 특허권 침해사건이 주를 이뤄 왔으나, 최근 들어서는 오리지널사가 제네릭의 상표권을 무효시키거나 취소시키려는 상표권 특허분쟁도 심심찮게 등장하고 있다”며 “이미 식약청의 허가를 받아 출시를 준비 중인 의약품에 대하여 그 명칭에 대한 상표권이 무효되면 그만큼 국내 제약사들의 제네릭 영업이 타격을 받을 수 있다”며 주의를 당부했다.

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